El Tribunal de Apelación del Fourth Circuit de Estados Unidos rechazó este pasado lunes el intento de Timberland de proteger su popular diseño de botas. El tribunal estimó la resolución del tribunal de distrito, entendiendo que este no se equivocó al considerar que la empresa no demostró que el diseño había adquirido un significado distintivo.
Si bien el signo y la denominación “Timberland” están protegidos como marca registrada, tras esta resolución, el diseño de sus botas ampliamente reconocido no está protegido.
Este producto estrella es conocido en América como «Timbs» y es obvio que el valor cultural de la icónica bota es innegable.
Sin embargo, según este nuevo fallo, el diseño de las botas según la solicitud presentada carece de “significado distintivo” que las identifique en el mercado. Si bien el logotipo del árbol, así como la denominación Timberland, siguen protegidos bajo marca, el diseño de la bota no llega a ser lo suficientemente “distintivo” como para obtener la misma protección.
Para entender el contexto, TBL Licensing, LLC en su solicitud inicial, describió lo que consideraba que eran las cinco características principales de la marca de la bota, incluido su “collar de tobillo en forma de tubo” y ojales hexagonales. La solicitud no incluía la suela exclusiva de la bota que presenta el logotipo del árbol ya registrado de TBL y la marca denominativa “TIMBERLAND”.
También resulta extraordinario que TBL omitió su icónico color amarillo trigo en esta solicitud en particular; no obstante, cabe recordar, que ya había intentado registrar este color sin éxito en anteriores solicitudes.
Ante esta solicitud, el examinador de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (en adelante, USPTO) consideró que el diseño era funcional y no distintivo en su conjunto por lo que denegó la concesión de esta marca. Timberland apeló, pero la Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) confirmó dicha resolución en 2021. TBL impugnó esta resolución hasta llegar hasta el tribunal de apelación del Fourth Circuit. Ahora, el fallo del Fourth Circuit ha reafirmado nuevamente la decisión denegatoria inicial de la USPTO.
Dado que el tribunal consideró que el diseño que se presentó de la bota “Timberland” era meramente funcional y no distintivo en su conjunto, se establece que no por mucho que exista una historia o unos números elevados de ventas se pueda registrar una marca que no podría cumplir su función de distinguirse en el mercado.
Es cierto que a simple vista parece una decisión errónea por parte del Tribunal, siendo que prácticamente cualquier persona identificaría las botas de Timberland con tan solo ver el diseño, pero ello no implica intrínsecamente que esa imagen mental que pueda tener el consumidor reúna los requisitos para poder registrarse como un signo distintivo.
Siendo que la solicitud presentada no incluía ni la suela exclusiva, ni el signo del árbol utilizados ampliamente por TBL (elementos que las hacen únicas) y que las características que destacaban eran las que podría tener cualquier bota a su uso (cómoda, impermeable, duradera, adecuada para caminatas y variedad de entornos e incluso para uso laboral), si esta solicitud se hubiera aceptado por la USPTO, se habría dado una exclusividad total extraordinaria a Timberland para producir y ofertar botas ante cualquier otro competidor.
Esta resolución remarca la importancia entre Funcionalidad vs Distintividad y las implicaciones que ello supone respecto de la protección de marcas.
Es importante equilibrar la funcionalidad del producto, con las características que lo distinguen en el mercado. Para la protección de una marca es clave que el signo identifique y vincule unos productos o servicios con un origen empresarial determinado y sus elementos únicos que lo conforman. De lo contrario, si pudiera registrarse cualquier producto funcional como marca, sin distinción autónoma, se estaría concediendo una protección que prácticamente conformaría un monopolio a quién pudiera registrar dicho producto en primicia.
Como conclusión, vemos acertada esta resolución tanto de la oficina como del tribunal de apelación. Entendemos que Timberland podría haber optado al registro del diseño de sus botas como marca, sin ulteriores problemas ni esta denegación, si hubieran presentado una solicitud con todos los elementos que caracterizan sus famosas botas y que realmente les distinguen de sus competidores en el mercado. Quizá si TBL hubiera aportado prueba suficiente para acreditar que los consumidores compran sus botas específicamente debido a las características mencionadas en la solicitud, el fallo del Tribunal podría haber ser distinto.
Autor: Paul Sitges Alonso, Abogado de Propiedad Industrial e Intelectual en ETL GLOBAL